专利法详解-第30章

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查：
（1）　在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组织向我国申请专利的，其申请人是否有权在中国获得专利保护；
（2）　经过对上一问题的判断，认定在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业和外国其他组织有权向我国申请专利之后，进一步核实该申请人是否委托了国家知识产权局指定的专利代理机构。
3．形式审查
初步审查中还应审查申请人提交的申请文件和其他与专利申请有关的文件是否符合专利法及其实施细则规定的形式要求。具体而言，对于发明专利申请来说就是要审查：
（1）　请求书是否使用了规定的表格，其填写是否符合规定的要求；
（2）　说明书的撰写是否符合规定的要求；
（3）　权利要求书的撰写是否符合规定的要求；
（4）　是否有摘要，说明书中有附图的，摘要是否提供了合适的附图；
（5）　说明书写明有附图的，其附图是否符合规定的要求；
（6）　委托专利代理机构申请专利的，是否有委托书，以及委托书是否符合要求；
（7）　申请人要求优先权的，是否已在申请时提出了声明，并提供了必要的证明文件；
（8）　申请人主张享有不丧失新颖性的宽限期的，是否已在申请时提出了声明，是否已经提交了有关证明文件；
（9）　申请费（如果要求优先权，还有优先权要求费）是否已经缴纳。
4．对某些特殊专利申请的审查
如果专利申请属于分案申请或者涉及需要保藏的生物材料的申请，初步审查还应就有关专门事项进行审查：
（1）　对于分案申请，还应核实下列各项：分案申请请求书中注明的原申请日是否正确；分案申请的发明人、申请人与原申请注明的发明人、申请人是否一致，不一致的是否有转让证明；要求优先权的是否提交了原申请优先权文件副本；在分案申请的提交日是否已对原申请发出授予专利权的通知等；
（2）　对于涉及需要保藏的生物材料的发明专利申请，还应当审查是否提交了保藏生物材料的证明，并核实保藏日期是否在申请日之前或者最迟在申请日，保藏证明是否与请求书中所填写的一致等。
5．其他问题的审查
除上述审查外，对某些专利申请还可能需要进行特殊的处理和审查。例如国家知识产权局受理的涉及国防方面的国家秘密需要保密的发明专利申请，应当移交有关主管机构进行审查；如果某些个人提出的专利申请主题明显不是非职务发明，则应当通知申请人提供所在单位出具的非职务发明证明等等。
第三十五条
发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。
国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。

本条规定发明专利申请实质审查的启动。
对于发明专利申请，我国实行的是实质审查制，即对发明专利申请不仅进行初步审查，而且进行实质审查。在确定是否启动实质审查时，依照我国专利法的规定，并非对所有已经提出的发明专利申请都自动地进行实质审查，而是实行请求审查制，即在规定的期限内由申请人决定是否进行实质审查。要求进行实质审查的应提出请求；期满不提出实质审查请求的，该专利申请便被视为撤回。
我国之所以规定发明专利的审查采取早期公开、请求审查的方式，是借鉴国外的实践经验并结合我国的实际情况确定的。20世纪70年代以来，随着世界经济和科技的迅猛发展，专利申请量大幅度增长，致使不少国家出现了申请案大量积压的现象，许多国家都在探索有效的解决途径。调查研究表明：在提出专利申请的发明中，有相当数量的发明并没有商业前景。　一些申请的发明不够成熟，一些申请只是为了防御的目的而提出，它们不具有实施价值。据估计，一项发明如果从申请专利之日起两年内还未付诸商业上的实施，那么它今后在商业上应用的机会就只有5％。所以，一些国家感觉到没有必要花费大量的人力物力对那些没有价值的申请进行实质审查，应当留一个合理的期间给申请人，使其有充分的时间来决定是否还有进行实质审查的必要。为此，荷兰率先实行了早期公开、请求审查制（有些学者也称作“延迟审查制”）。这一制度既能鼓励申请人及早申请，又为申请人提供了足够时间对其申请的市场前景作出估计，从而在是否继续投人精力和资金的问题上给申请人留出了更大的选择余地。另一方面，该制度也有助于减少各国专利局的工作压力。由于具有上述优点，德国、日本、澳大利亚以及欧洲专利局等许多国家和国际组织纷纷仿效，使早期公开、请求审查制成为世界上广泛应用的专利审查制度。
至于请求审查的期限，各国的作法有所不同。原则上，该期限既不应太长，也不应太短。太长了会延长发明专利申请处于不确定法律状态的时间期限，对社会和公众不利；太短了又起不到预期的作用。我国规定了三年的时间，实践证明还是较为合理的。如果申请人在这个期间内还不提出实质审查请求，则可以认为该专利申请没有商业前景。
本条第二款还规定了在国家知识产权局认为必要的时候可以主动对发明专利申请进行实质审查。这是因为在理论上不能排除有些发明创造会涉及国家或社会的重大利益，但申请人却没有意识到这一点，或者为了某种原因而不顾社会需要，有意拖延请求的情况。如果出现这种情况，将对国家和公众利益带来不良影响。不过实践中这种情况很少出现，到目前为止，我国国家知识产权局尚未行使过这一权力。
所谓“实质审查”是指国家知识产权局对发明专利申请的申请文件进行仔细研究，对要求保护的发明进行检索，确定该申请是否符合专利法及其实施细则的规定，特别是有关专利性的规定，最终作出是否授予专利权的决定。实质审查程序从国家知识产权局的实质审查部门接收初步审查部门送来的申请案卷开始，到发出授予发明专利权的通知或者驳回申请的决定或撤回申请为止。实质审查的内容主要包括：
（1）　申请专利的主题是不是专利法及其实施细则意义下的发明，是否属于不能授予专利权的范围；
（2）　申请专利的主题是否违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益；
（3）　专利申请是否符合关于发明单一性的要求；
（4）　如果申请人对申请提出了修改或者分案申请，它们是否超出了原说明书（包括附图）和权利要求书记载的范围；
（5）　在申请要求优先权的情况下，如果发现在优先权日和申请日之间其他人就同一主题提出了另外的专利申请，或者经过检索发现存在在此期间公开的相关对比文件，应当审查优先权要求是否成立；
（6）　根据检索出的对比文件判断发明专利申请所要求保护的技术方案是否具有新颖性和创造性，判断要求保护的发明是否具有实用性：
（7）　说明书是否已对发明专利申请所要求保护的发明作了清楚、完整的说明，使所属领域的技术人员能够实现；
（8）　权利要求是否清楚和简要地表述了请求保护的范围，权利要求是否以说明书为依据，独立权利要求是否包含了为解决发明所要解决的技术问题的必要技术特征。
上述实质性问题有些在初步审查中已经有所涉及，但初步审查只解决了明显的实质性缺陷，在实质审查中将进一步审查。
第三十六条
发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。
发明专利已经在外国提出过申请的，国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请被视为撤回。

本条规定发明专利申请的申请人提交有关资料的义务。
本条第一款规定申请人应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料，这些参考资料主要是指发明人在完成发明过程中所参考的与其发明相关的技术资料，包括专利文献、科技书籍、专利技术报刊等。申请人可以选择其中与发明关系最为密切的资料送交国家知识产权局。显然，该规定对审查员迅速理解专利申请的内容，准确有效地对专利申请的新颖性和创造性作出判断大有帮助，同时也符合申请人自身的利益。当然，也不能排除发明人作出某一发明创造时并没有参考任何资料的可能，遇到这种情况，可以而且应当免除申请人这一义务。
本条第二款是指申请人已经在外国就同一发明提出过专利申请的，国家知识产权局可以要求其提交有关外国对该申请进行检索的资料或者审查结果的资料。检索的资料是指有关国家的专利局和地区的专利局（例如欧洲专利局）对该申请进行检索所作出的检索报告，以及PCT条约国际局公布的对国际申请作出的国际检索报告。审查结果的资料是指有关国家和地区的专利局对该申请所作的结论性意见，比如外国专利局作出的审查通知书、授予专利权的决定、驳回该专利申请的决定等。
在第二次专利法修改之前，本条第二款规定：“发明专利已经在外国提出过申请的，申请人请求实质审查时，应当提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由不提交的，该申请即被视为撤回。”这一规定对于申请人而言是比较严格的。1984年制订专利法时之所以作出这样的规定，是考虑到当时专利局的馆藏专利文献不足，专利局的检索手段还比较落后，审查员还缺乏审查经验。为了保证审查工作的顺利和迅速开展，作出这一规定是必要的，而且最终也是有利于申请人的。但是，经过十几年的发展，我国专利事业的各个方面都取得了长足的进步，审查员已经积累了较为丰富的审查经验，审查水平不断提高；专利文献从数量到质量都大为改善，具备了PCT条约所要求的最低文献量；计算机检索系统逐步建立和完善起来，大大提高了审查员检索对比文件的能力和速度；国家知识产权局已经成为PCT条约的国际检索单位和初步审查单位，已经具备了对国际申请进行检索和初步审查的能力。另一方面，越来越多的外国申请通过PCT条约的途径进入我国，而进入国家阶段的国际申请都包括国际检索报告，大多数附有国际初步审查报告。这些因素使得本条原第二款的严格规定失去了存在的必要。当然也不排除在个别情况下仍然需要申请人配合审查工作，在这些情况下如果申请人提交有关资料，将有助于实质审查工作的尽快完成。为此，应当允许国家知识产权局在认为必要的时候要求申请人提交有关检索和审查的资料。所以，在专利法第二次修改时，该规定改为：“国务院专利行政部门可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料；无正当理由逾期不提交的，该申请即被视为撤回。”
需要说明的是：
（1）　虽然上述检索资料和审查结果的资料对我国国家知识产权局判断该申请是否具有新颖性和创造性极有价值，但由于专利制度具有地域性的特点，各国授予的专利互相独立，而且各国专利法的规定也不尽相同，所以一件专利申请是否具有新颖性和创造性，仍应由我国国家知识产权局在进行全面检索、审查的基础上独立作出判断，外国的检索、审查材料对我国国家知识产权局仅仅起到参考的作用；
（2）　本条第二款所述　“发明专利已经在外国提出过申请的”，并不限于请求人要求享有该外国申请的优先权的情况，而应理解为凡是已经在外国提出过专利申请的申请人，在国家知识产权局要求提交有关检索的资料或者审查结果的资料时，都有及时提交所需资料的义务；
（3）　本条第二款规定了无正当理由逾期不履行上述义务的，其专利申请将被视为撤回。该规定应理解为仅适用本条第二款而不适用第一款。其中所述的正当理由主要是指在国家知识产权局指定的期限内，有关国家的专利局还未对该申请作出检索报告或者其他结论性意见，因而申请人无法按照要求提交有关资料。在这种情况下，申请人应向国家知识产权局说明情况，并在得到该资料后迅速补交。
第三十七条
国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。

本条规定实质审查后对不符合规定的发明专利申请进行处理的方式。
在实质审查的过程中，如果国家知识产权局认为一项发明专利申请不符合专利法和专利法实施细则的有关规定，不能在现有申请文本的基础上授予专利权，必须给申请人一个进行修改、陈述意见的机会。通常，国家知识产权局以审查意见通知书的形式，将审查的意见和初步结论通知申请人。审查意见通知书要指定—个答复期限，申请人逾期不答复的，其专利申请便被视为撤回。关于期限的指定，在专利法、实施细则或者审查指南中有明确规定的情况下，按照规定予以指定；在没有明确规定的情况下，由审查员考虑具体情况及各种因素后予以指定。
根据发明专利申请的不同，审查实践中有可能出现下列几种情况：
（1）　申请具有被授予专利权的前景，但还存在某些缺陷，需要修改完善。这种情况下，国家知识产权局的审查意见通知书会尽量指出申请中存在的所有问题，在某些情况下还会提出具体的修改建议，以加快审查程序；
（2）　申请中记载的发明具有授予专利权的可能，但申请文件还存在比较严重的缺陷，需要作实质性的修改，例如对权利要求书的内容作较大的调整。此时，国家知识产权局的审查意见通知书也会明确指出存在的缺陷及其理由，提出修改的要求；
（3）　申请没有授予专利权的可能，应当予以驳回。此时，国家知识产权局的审查意见通知书会指出为什么不具备授权可能性的理由，给申请人一次陈述其意见的机会，但一般不会要求申请人对其申请文件进行修改；
（4）　经过检索后发现申请缺乏单一性，或者经过检索后发现独立权利要求不具备专利性，从而导致申请缺乏单一性的，国家知识产权局的审查意见通知书会要求申请人对申请作出限制性修改，使之符合单一性要求；
申请人接到国家知识产权局的审查意见通知书后，可以有以下几种选择：
（1）　申请人同意国家知识产权局的审查意见，按照审查意见通知书的要求对其申请文件进行修改，使之符合专利法和实施细则的规定。此后，国家知识产权局一般便可批准修改后的申请；
（2）　申请人对国家知识产权局指出的缺陷表示同意，也同意进行修改，但不采纳或不完全采纳国家知识产权局的修改建议，而是根据自己的意愿进行修改。如果国家知识产权局同意申请人的修改，可以批准修改后的申请；如果不同意，可以再次发出审查意见通知书，要求申请人再次修改其申请。这一过程原则上可以进行多次。直到国家知识产权局接受申请人的修改或者驳回该申请为止；
（3）　申请人不同意国家知识产权局提出的审查意见，认为其申请不存在审查意见通知书中指出