专利法详解-第40章
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关于举证责任转移的规定，在专利法的两次修改中都作了修改。
1984年制定的专利法第六十条第二款规定，在发生侵权纠纷时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。然而，对于一项制造方法专利权来说，在任何情况下都要求被告承担举证责任也是不尽合理的。产品制造方法可以是新产品的制造方法，也可以是已知产品的制造方法。如果生产的产品是过去已知的产品，自然也就存在相应的制造方法。仅仅因为某人发明了一种新的制造方法，就要求生产已知产品的人在发生纠纷时不得不首先承担举证责任，显得不够合理。 考虑到这一因素，借鉴当时已经基本定型的TRIPS协议草案的规定，1992年第一次修改专利法时，在本项所述“产品”二字前增加了一“新”字。虽然仅仅增加了一个字，却大大限制了举证责任倒置的范围。这样，第一次修改后的专利法一方面将制造方法专利权的保护扩大到由该方法所直接获得的产品，从而大大增强了对方法专利权的保护力度；另一方面缩小了举证责任倒置的范围，使之更加合理，两者是一种法律上的平衡。
第一次修改后的规定还存在不够完善之处，这就是规定制造同样产品的单位或者个人应当提供的仅仅是“其产品制造方法的证明。”实践表明，仅要求被告提供“其制造方法的证明”，有时不能清楚表明被告实施的方法与专利方法之间的异同，不利于人民法院或者管理专利工作的部门认定是否构成侵犯方法专利权的行为，不利于达到规定举证责任倒置的立法目的。因此，专利法的第二次修改将其修改为：“制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明” 。修改后的条文克服了上述缺陷，同时与TRIPS协议的规定更加一致。
应当注意的是，本条规定举证责任倒置的原则，并不意味着当发生侵权纠纷时，制造方法专利权的专利权人只需要提出被告侵犯了其专利权的主张，就可以从此以逸待劳，坐等被告提供证据。专利法规定的举证责任倒置只是在特定情况下的例外，它是有条件的。若要让被告承担举证责任，一项制造方法专利权的专利权人在诉讼开始时需要提供证据证明：第一，被告制造、销售、使用或进口的产品与采用专利方法所直接获得的产品相同；第二，这种产品是新的。此后，才能由法院责令被告进行举证。
关于“新产品”的含义， TRIPS协议没有作进一步的规定，我国专利法和实施细则也没有作进一步的解释。我们认为，所谓“新的”不同于专利法所规定的“新颖性”，只要所涉及的产品在专利申请日之前是本国市场上未曾见过的，就可以认为是新产品，从而将举证责任转移到被告一方。
然而，要求原告证明所涉及的产品在国内市场上未曾出现过也是相当困难的。要证明产品曾经出现过，只需举出一个证据即可；要证明产品没有出现过，则是无边无际的事情，除了断言之外，很难想象原告如何举证。因此，一种观点认为在判断所涉及产品是否为一种新产品时，可以要求被告举出反证，也就是只要被告能够证明该产品曾经在国内市场上出现过，则不适用本款关于举证责任倒置的规定。这种作法相当于在所涉及产品是否为“新产品”的问题上也实行举证责任倒置，有超出本款规定之嫌。但是从可操作性的角度出发，舍此似乎又别无良策。这是专利法中的一个难题。从这一点出发， 采用TRIPS协议第34条规定的方案（b）似乎更好一些。方案（a）和方案（b）都是对举证责任倒置的适用作出一定限制，方案（b）的限制是“相同产品有相当大可能是使用该专利方法所制造，然而专利权人经合理努力仍未能确定被告确实使用了其专利方法“。对于这样的要求，专利权人比较容易举证，法院也比较容易判断，可以避免首先在确定举证责任倒置问题上就产生很大的争议，使侵权诉讼陷于难于顺利进行下去的境地。
2。 实用新型专利权人的特别举证责任
本条第二款还规定了实用新型专利权人的特别举证责任，即对于实用新型专利，执法机关可要求专利权人出具国家知识产权局作出的检索报告，作为其权利成立的初步证据。
在诉讼中由权利人提供证据，说明自己的权利状况本来是权利人的一般举证责任。在以往的司法实践中，只要专利权人出具国家知识产权局授予的专利权证书，包括发明专利证书、实用新型专利证书和外观设计专利证书，就可以证明自己合法拥有专利权。根据本款规定，实用新型专利权人在出具实用新型专利证书后，执法机关认为必要，还可以要求他出具国家知识产权局作出检索报告。这样，就为实用新型专利权人证明自己的权利状况规定了特别的举证责任。
本款实质上是对实用新型专利权的一种限制，其原因在于实用新型专利权的不确定性。 在各国专利法中，专利一般仅指发明专利。我国在建立专利制度时，考虑到我国的技术水平还不高，发明创造中技术含量较低的小发明较多，因此把实用新型和外观设计纳入专利保护的范围。但是，由于专利法规定对实用新型和外观设计专利申请仅进行初步审查，不进行实质审查，因此实用新型和外观设计专利权具有很大的不确定性。在实践中，公众中一些人对实用新型和外观设计专利权的不确定性缺乏清楚的认识，认为国家知识产权局对许多不具备条件的发明创造轻易授予专利权，影响了专利制度的形象。在专利法的第二次修改过程中，国家知识产权局、国务院法制办试图明确实用新型和外观设计专利与发明专利的差别，明确实用新型和外观设计专利权利的不确定性，构思了多种方案，包括在专利证书上明确指明实用新型和外观设计专利不经过实质审查；将实用新型和外观设计权利证书改为权利登记证书；要求专利权人举证等等。经过反复讨论，考虑到我国施行专利制度十几年来．大家对实用新型和外观设计制度已经比较熟悉，对其审查、证书方面的规定进行修改可能会造成大家认识上的混乱，最后采用了可以要求实用新型权利人出具检索报告的规定。这样的要求本来应当同样适用于外观设计专利权，但是由于进行外观设计检索在条件上存在困难，所以未对外观设计专利权作出相应规定。
关于实用新型专利检索报告的规定，有如下几点需要予以说明：
（1） 要求国家知识产权局作出检索报告的时间
本款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。从规定的文字来看，似乎可以得出这样的结论。即只有当人民法院或者管理专利工作的部门要求时，国家知识产权局才有必要对所涉及的实用新型专利进行检索。但是，从更合理的角度来看，应当允许实用新型专利权人在获得专利权之后立即请求国家知识产权局出具检索报告。其理由在于：本项规定的出发点是在一定程度上克服实用新型专利权法律确定性不强的缺点，对于不符合专利法规定的实质性条件、本来不应授予专利权的实用新型来说，让专利权人越早知道其专利权的实际状况越好，这样就能够避免专利权人进行不必要的转让、许可活动和专利侵权诉讼，无论对专利权人还是对社会公众都有好处。当然，采取这种作法的缺点是作出检索报告的请求数量会多一些，在国家知识产权局目前尚存在案件积压的现实状况下，会进一步增大其工作负担。
（2） 请求作出检索报告的主体资格
根据本条第二款的规定，实用新型专利权人可以请求国家知识产权局作出检索报告，这一点是没有疑问的。但是，除此之外，是否还有其他人可以请求国家知识产权局作出检索报告？所述其他人包括利害关系人，例如被许可人等，以及被控侵权的行为人。为了避免使检索报告的数量过多，不适当地增大国家知识产权局的工作负担，将检索报告的请求人限制在实用新型专利权人的范围内比较适宜。对于被许可人来说，可以在订立专利实施许可合同之前敦促专利权人请求作出检索报告，以初步确定所涉及的实用新型专利权的有效性，不一定需要由被许可人出面请求国家知识产权局作出检索报告；对于被控侵权的行为人来说，可以自己或者通过各种社会中介机构进行有关检索，以判断所涉及实用新型专利权的有效性，也不一定需要请求国家知识产权局作出检索报告。
（3） 检索报告的内容
目前国家知识产权局对外提供检索服务的作法是仅仅将检索的结果提供给检索请求人。所述检索结果，是指经过检索所获得的相关文献。国家知识产权局仅仅告诉请求人哪些文献与被检索的技术最为相关，哪些文献较为相关，至于文献中具体哪些内容导致得出这样的结论，以及相关的程度是否能够得出缺乏新颖性、创造性的结论，则由检索请求人自己进行判断。PCT国际检索单位在国际申请的国际阶段进行检索所作出的检索报告也采用类似的作法。
但是，对于本条第二款规定的实用新型专利检索报告来说，如果也采用这样的方式，则比较难于达到设置本款规定的立法目的。其理由在于，国家知识产权局目前检索的文献大部分为外国专利文献，阅读这些外国专利文献需要较高的外语水平和技术水平，同时新颖性和创造性的判断也需要有专门的专利审查知识，因此仅仅提供相关文献的作法会增大专利权人和人民法院、管理专利工作的部门理解应用上的困难，不利于检索报告发挥其预期的作用。基于这样的理由，专利法实施细则新增加的第五十六条规定：“经检索，国务院专利行政部门认为所涉及的实用新型专利不符合专利法第二十二条关于新颖性或者创造性的规定的，应当引证对比文件，说明理由，并附具所引证对比文件的复印件”。这样作也会增大国家知识产权局的工作负担，但是从更好地实施专利法，进一步完善专利制度的角度出发，采取这种作法更为有利。
需要注意的是，依照专利法实施细则第五十六条的规定，国家知识产权局只有在检索认为实用新型专利不具备新颖性或者创造性时，才需要说明理由。在国家知识产权局仅仅检索到与实用新型专利相关、但是并不影响其新颖性或者创造性的对比文件，或者根本没有检索到相关对比文件的情况下，国家知识产权局作出的检索报告中不会明确写上诸如“该实用新型专利具备新颖性和创造性”的肯定性结论并为之而说明理由。这是符合情理的，因为国家知识产权局不能排除他人在同样的检索范围内发现足以影响该实用新型专利的新颖性或者创造性的对比文件的可能性，因此即使没有发现这样的对比文件，也不宜给出这种肯定性的结论。
专利法规定的授予实用新型专利的实质性条件除了新颖性和创造性之外，还包括许多其他条件，例如是否属于授予实用新型专利权的技术范围、说明书公开是否充分、权利要求是否以说明书为依据、是否具备实用性等等。考虑到是否符合这些条件不都是通过检索能够表明的，而且本款规定的检索报告并不意味着对实用新型专利进行全面的实质审查，因此检索报告仅局限于新颖性和创造性这两项条件。专利审查的实践表明，新颖性和创造性是影响专利权有效性最为主要的两项条件，检索报告只要能够为判断实用新型专利的新颖性和创造性提供初步证据，就已经在很大程度上达到了设置本项规定的目的。
（4） 检索报告的效力
应当注意的是，本款规定的检索报告的效力与国家知识产权局在发明专利的实质审查中得出的审查结论是有区别的，因为实用新型专利检索报告是国家知识产权局单方作出的，在形成结论的过程中没有实用新型专利权人的参与。当专利权人不同意检索报告的结论时，他不能如同在实质审查中那样获得陈述其意见的机会，也不能如同在实质审查中那样提出复审请求乃至向人民法院起诉。正因为如此，检索报告只能作为实用新型专利权有效性的初步证据。
尽管如此，实用新型检索报告仍然具有其价值，这体现在：第一，可以供实用新型专利权人作为自律的参考，帮助他们认识其专利权的实际状况，避免进行不必要的转让、许可活动和盲目提起侵权诉讼；第二，为人民法院和专利工作的部门提供有价值的信息，帮助法官和处理人员判断是否需要中止侵权案件的审理，同时有助于在侵权审理中依据检索报告的结果更为适当地应用公知技术抗辩原则。
最后应当指出的是，如果检索报告的结论与专利复审委员会或者人民法院针对相同已知技术作出的无效宣告请求审查决定或者判决的结论不同，应当以后者为准。
第五十八条
假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
本条是关于假冒他人专利行为的法律责任的规定。
一、假冒他人专利的行为
第二次修改后的专利法实施细则新增加了第八十四条，规定：
“下列行为属于假冒他人专利的行为：
（一）未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；
（二）未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；
（三）未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同所涉及的技术误认为是他人的专利技术；
（四）伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件”。
应当注意，上述规定是穷尽性规定，也就是假冒他人专利的行为只能是上述四种行为之一或者其组合。之所以如此规定，是因为按照行政处罚法规定的原则，行政部门作出行政处罚必须针对法律法规中有明文规定的应当予以处罚的行为。
根据本条规定以及专利法实施细则的上述规定，可以归纳出构成假冒他人专利的行为需要具备以下构成要件：
第一，必须要有假冒行为，即未经专利权人许可，以某种方式表明其产品为他人获得保护的专利产品，或者其方法为他人获得保护的专利方法，从而产生误导公众或者有关人员的结果。
第二，被假冒的必须是他人已经取得的、实际存在的专利，这是假冒他人专利行为与冒充专利行为的区别所在，如果冒用的是实际不存在的专利，则构成冒充专利行为。
第三，假冒他人专利的行为应当是一种故意的行为，上面所列举的几种行为均具有故意的性质。
在认定假冒他人专利行为时，有如下两个问题值得进行探讨。
（1）假冒他人专利的行为是否必须以采用了他人受专利保护的发明创造为前提条件，也就是行为的客体是否必须落入他人专利的保护范围之内？
一种观点认为，假冒他人专利的行为必须同时也是侵犯他人专利的行为，也就是该行为的客体必须包含了他人专利的独立权利要求的所有必要技术特征，或者采用了他人外观设计专利的设计方案。如果行为所涉及的产品仅仅与专利产品相似，实际上并不真正构成侵权行为，只是未
